上海知识产权法院民 事 判 决 书（2018）沪73民初9号原告：虞新华，男，1954年6月2日出生，汉族，户籍地广东省吴川市，现住上海市闵行区。

被告：上海丽祥节能科技股份有限公司，住所地上海市奉贤区。

法定代表人：陆杰，总经理。

被告：陆杰，男，1973年8月10日出生，汉族，住上海市崇明县。

原告虞新华与被告上海丽祥节能科技股份有限公司(以下简称丽祥公司)、被告陆杰专利申请权权属纠纷七案，本院立案后，依法适用普通程序进行合并审理。

原告虞新华、被告丽祥公司、被告陆杰到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告虞新华向本院提出诉讼请求：1.请求确认申请号为“XXXXXXXXXXXX.5”“XXXXXXXXXXXX.2”“XXXXXXXXXXXX.5”“XXXXXXXXXXXX.4”“XXXXXXXXXXXX.5”“XXXXXXXXXXXX.2”“XXXXXXXXXXXX.7”等7项专利申请权归原告享有；

2.请求判令被告承担全部诉讼费。

事实和理由：2016年4月29日原告和被告陆杰签订了《合作协议书》(以下简称合同)一份，合同约定甲方(陆杰)和乙方(虞新华)共同发起成立“上海丽祥节能科技股份有限公司”，甲方为投资人，出资壹仟万元人民币，乙方为发明人，以新产品研究成果和相关18项专利的申请权作为出资，甲方占丽祥公司60%股份，乙方占丽祥公司40%股份。

丽祥公司于2016年6月29?日注册完成并正式成立。

丽祥公司成立后，原告按合同要求及时将申请号为“XXXXXXXXXXXX.4”等18项专利的申请权转给了丽祥公司，但投资人陆杰却自始至终未能将资金打入丽祥公司账上，丽祥公司财务账始终处于空白状态，工作也从未开展。

由于陆杰没有能力履行合同约定的投资义务，并于2017年5月向原告表示不愿意继续合作，原告看到这种情况只好表示同意。

然而，陆杰却一直拖延办理丽祥公司解散事务，并且不归还18项专利申请权或专利权给原告，致使原告无法找到新的投资合作伙伴。

原告曾多次找陆杰协商，陆杰态度极不友好，蛮不讲理，甚至向原告提出无理要求，因此无法通过协商解决。

陆杰不履行投资义务，丽祥公司不归还专利申请权或专利权给原告，已使原告浪费了一年半的宝贵时间，蒙受了重大损失；

另外，专利申请权不归还给原告，原告就无法配合国家专利局的专利审查，专利审查意见书无法回复，其中有5项重要的发明专利申请将面临驳回，会使原告一生的心血付诸东流，从而蒙受巨大损失。

原告为维护自身权益，现依照《中华人民共和国合同法》第一百二十二条及其他法律法规的相关规定和合同第四条“违约责任”的约定，向本院提起诉讼。

被告丽祥公司、被告陆杰共同辩称：涉案专利应归丽祥公司所有，原告需要对两被告进行补偿后才同意将涉案专利转回到虞新华名下。

理由为：1.原告在与上海欧墅节能科技股份有限公司(以下简称“欧墅公司”)的合作协议未终止的情况下欺骗陆杰签订本案的合作协议且涉讼，原告的专利也未实质性地审核通过，同时让陆杰承担了原告负责的专利申请费用以及原告与欧墅公司的官司费用；

2.丽祥公司成立后，原告作为总经理，在近一年的时间里并未真正开展有效的工作，也未提交给两被告工作计划、成熟的工作思路和方案。

丽祥公司提供了原告用于研发产品的实验室、实验设备、材料及人员，每月为原告支付18,000元的费用及差旅费等，办公室租赁费用每月30,000元(不包括办公室的装修、办公家具等硬件设施)。

3.原告与被告陆杰商谈终止合作协议，原告只同意找到新的合作方后才能补偿给两被告部分损失且未办理书面手续，让两被告解散员工，然后擅自离开丽祥公司，在丽祥公司不知情的情况下拿走公司很多重要文件，致使丽祥公司至今无法经营，承受巨大经济损失。

截至目前，被告陆杰已经投资约200万元。

本院经审理查明：一、系争专利申请权的相关情况系争的七个发明专利分别为：1.申请号为“XXXXXXXXXXXX.5”，名称为柔性密封缝的外保温水泥装饰面板及其安装找平方法；

2.申请号为“XXXXXXXXXXXX.2”，名称为设凹边暗键式接缝的外保温水泥装饰面板及其安装找平方法；

3.申请号为“XXXXXXXXXXXX.5”，名称为竖缝为刚性密封缝的外保温水泥装饰面板及其组装方法；

4.申请号为“XXXXXXXXXXXX.4”，名称为竖缝为柔性密封缝的外保温水泥装饰面板及其组装方法；

5.申请号为“XXXXXXXXXXXX.5”，名称为两侧端预埋冲孔金属板条的外保温水泥装饰面板及其组装方法；

6.申请号为“XXXXXXXXXXXX.2”，名称为竖缝采用暗槽式柔性密封缝的外保温水泥装饰面板；

7.申请号为“XXXXXXXXXXXX.7”，名称为设凹边且竖缝为暗槽式柔性密封缝的外保温水泥装饰面板。

原告虞新华于2016年7月12日向中华人民共和国知识产权局提出针对上述七项专利的著录项目变更请求。

2016年7月27日、28日，国家知识产权局对上述专利准予变更，公布上述专利申请人由虞新华变更为丽祥公司，该变更在32卷33期2016年8月17日专利公报上予以公告。

国家知识产权局于2017年5月27日、2017年6月27日、2017年7月7日、2017年7月11日分别发布关于涉案五个专利的第一次审查意见通知书，认为申请号为“XXXXXXXXXXXX.5”“XXXXXXXXXXXX.2”“XXXXXXXXXXXX.5”“XXXXXXXXXXXX.4”“XXXXXXXXXXXX.5”五项专利的权利要求1均不符合专利法第26条第4款的规定，并认为申请人应当在意见陈述中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分指出的不符合规定之处进行修改，否则不能授予专利权。

二、原告虞新华与被告陆杰合作情况2016年4月29日，陆杰(甲方)与虞新华(乙方)签订《合作协议书》，约定：一、合作项目和内容。

由甲、乙双方共同发起成立“上海XX节能科技有限公司”(按实际注册公司名称，以下简称新公司)，主要从事“虞氏艺术石外墙外保温装配系统”产品的研究、开发、技术转让、生产及销售等事业和经营活动。

二、合作方式。

甲方为投资方出资金，乙方为发明人出“虞氏艺术石外墙外保温装配系统”产品研究成果，以及相关专利的申请权(现有18项，其中发明专利12项，实用新型专利6项，当专利授权后申请权自动转为专利权)。

三、双方的权利和义务。

1、甲方的权利和义务。

甲方总出资1,000万元(壹仟万元人民币)，分三期投入，第一期投入100万元，用作完成本合作项目产品进入市场的前期工作，第二期投入400万元，主要用作本合作项目产品示范厂的建设，第三期投入500万元，主要用作本合作项目产品推广应用。

甲方完成总出资后享有新公司百分之六十的股权。

甲方出资应按以下时间结点到位资金(资金打到新公司财务账上)：(1)在新公司注册完成后7天内，到位第一期资金100万元。

(2)在新公司注册完成后6个月内，到位第二期资金400万元。

(3)在新公司注册完成后12个月内，到位第三期资金500万元。

2、乙方的权利和义务。

乙方出技术，出“虞氏艺术石外墙外保温装配系统”产品研究成果和相关专利申请权，乙方享有新公司百分之四十的股权。

乙方应在新公司注册完成后3天内，开始办理18项专利申请权过户给新公司的手续。

该18项专利的申请号为：(1)发明专利。

1)申请号：XXXXXXXXXXXX.5,专利名称：四边配冲孔金属板条的外保温水泥装饰面板；

2)申请号：XXXXXXXXXXXX.0，专利名称：两侧端配冲孔金属板条的外保温水泥装饰面板；

3)申请号：XXXXXXXXXXXX.0，专利名称：竖缝采用暗槽式刚性密封缝的外保温水泥装饰面板；

4)申请号：XXXXXXXXXXXX.2，专利名称：竖缝采用暗槽式柔性密封缝的外保温水泥装饰面板；

5)申请号：XXXXXXXXXXXX.7,专利名称：设凹边且竖缝为暗槽式刚性密封缝的外保温水泥装饰面板;6)申请号：XXXXXXXXXXXX.7，专利名称：设凹边且竖缝为暗槽式柔性密封缝的外保温水泥装饰面板；

7)申请号：XXXXXXXXXXXX.0，专利名称：刚性密封缝的外保温水泥装饰面板及其安装找平方法；

8)申请号：XXXXXXXXXXXX.5，专利名称：柔性密封缝的外保温水泥装饰面板及其安装找平方法；

9)申请号：XXXXXXXXXXXX.2，专利名称：设凹边暗键式接缝的外保温水泥装饰面板及其安装找平方法;10)申请号：XXXXXXXXXXXX.5，专利名称：两侧预埋冲孔金属板条的外保温水泥装饰面板及其安装找平方法;11)申请号：XXXXXXXXXXXX8.4，专利名称：竖缝为柔性密封缝的外保温水泥装饰面板及其安装找平方法;12)申请号：XXXXXXXXXXXX.5，专利名称：竖缝为刚性密封缝的外保温水泥装饰面板及其组装方法(合同中称申请号：XXXXXXXXXXXXX.5，专利名称：竖缝为刚性密封缝的外保温水泥装饰面板及其安装找平方法);(2)实用新型专利。

1)申请号：XXXXXXXXXXXX.2，专利名称：四边配冲孔金属板条的外保温水泥装饰面板；

2)申请号：XXXXXXXXXXXX.6，专利名称：两侧端面预埋冲孔金属板条的外保温水泥装饰面板；

?3)申请号：XXXXXXXXXXXX.8，专利名称：竖缝采用刚性密封缝的外保温水泥装饰面板；

4)申请号：XXXXXXXXXXXX.9，专利名称：竖缝采用柔性密封缝的外保温水泥装饰面板；

5)申请号：XXXXXXXXXXXX.0，专利名称：设凹边且竖缝为刚性密封缝的外保温水泥装饰面板；

6)申请号：XXXXXXXXXXXX.5，专利名称：设凹边且竖缝为柔性密封缝的外保温水泥装饰面板。

3、甲方所投资金和乙方“虞式艺术石外墙外保温装配系统”产品研究成果和相关专利为新公司全体股东共同所有。

……四、违约责任。

……如因一方违法和违约，导致本合作项目无法开展或开展不顺利，则非违约方可终止合作，并有权向违约方索赔一切直接和间接损失(不少于30万人民币)，此外，新公司拥有的全部有形和无形资产均归非违约方所有。

五、风险承担。

如遇不可预见和不可抗力的原因导致本合作项目失败或没有前景，甲、乙双方各自承担自己的损失。

2016年6月29日，丽祥公司注册成立。

《上海丽祥节能科技股份有限公司章程》记载，公司注册资本为2,000万元，股份总数2,000万股，每股金额为壹元人民币。

公司发起人为陆杰、虞新华，陆杰认购股份数1,200万股，虞新华认购股份数为800万股，出资方式均为货币，出资时间均为2021年5月18日。

庭审中，双方确认：丽祥公司成立后，没有从事任何经营活动，只是完成了注册登记和税务登记，没有账目记录。

2016年7月26日，涉案七个专利申请权已经原告申请转到被告丽祥公司名下。

庭审中，原、被告确认，双方签订的《合作协议书》于2017年3月30日终止。

2018年5月25日，原告出具承诺书，除了本院受理的7项专利申请权外，对于原告转入被告丽祥公司的18项专利申请权中的其余11项，原告承诺放弃相关专利权利，不再另行起诉。

以上事实有原告提交的18项专利申请权变更手续合格通知书、《合作协议书》、5项重要发明专利一审通知书、承诺书，被告提交的《上海丽祥节能科技股份有限公司章程》以及庭审笔录等在案佐证。

本院认为，本案的争议焦点为：在《合作协议书》已经终止的情况下，双方在《上海丽祥节能科技股份有限公司章程》中并未约定将涉案专利作为注册资本金注入公司的前提下，原告现要求将登记在丽祥公司名下的专利申请权登记到原告虞新华名下，是否可以支持。

本院认为，原告虞新华与被告陆杰签订《合作协议书》，意思表示真实，该合同合法有效，双方亦在该合同签订后共同发起成立丽祥公司。

根据约定，原告虞新华应在新公司注册完成后3天内，开始办理18项专利申请权过户给新公司的手续。

2016年6月29日，丽祥公司注册成立。

原告虞新华于2016年7月12日向知识产权局提出针对上述专利的著录项目变更请求，国家知识产权局准予变更。

因此，原告虞新华信守了双方之间的合作协议约定。

根据约定，被告陆杰应按以下时间结点到位资金(资金打到新公司财务账上)：(1)在新公司注册完成后7天内，到位第一期资金100万元。

(2)在新公司注册完成后6个月内，到位第二期资金400万元。

(3)在新公司注册完成后12个月内，到位第三期资金500万元。

但是，直到《合作协议书》终止之日，被告陆杰并未将任何钱款打到丽祥公司财务账上。

被告陆杰抗辩，虽然其并未将款项打入丽祥公司财务账户，但其确实已经为公司投入约200万元，本院认为，被告陆杰未能提供证据予以证明该主张，应承担举证不能的法律后果。

即使按照被告陆杰所述已经提供部分资金，在《合作协议书》终止之前，其亦未如期完成约定的出资义务。

据此，本院认定被告陆杰未能履行其主要合同义务，已经构成根本性违约。

按照《合作协议书》约定的违约责任，在涉案合作协议解除的情况下，新公司拥有的全部无形资产均归非违约方所有，因此，涉案7项发明专利申请权应当归虞新华所有。

同时，按照《上海丽祥节能科技股份有限公司章程》规定，陆杰与虞新华的出资方式均为货币，在2021年5月18日前合计完成2,000万元人民币现金出资，章程中并未将涉案专利作为出资，故涉案七项专利的转出并不违反公司章程之规定。

两被告主张，原告的专利技术不成熟，合同签订时亦存在与案外人欧墅公司的合作纠纷，被告陆杰为租赁丽祥公司的办公场所、实验材料设备、人工、原告虞新华工资、差旅费、专利申请费以及原告与欧墅公司的诉讼费等合计支付了将近200万元，且原告擅自离开丽祥公司，拿走丽祥公司重要文件，致使丽祥公司无法经营，故要求原告补偿其相应损失。

本院认为，首先，在程序法上，两被告要求原告虞新华补偿的请求应另案解决；

其次，被告并未提供证据予以证明其主张，应承担举证不力的法律后果；

最后，在案证据无法证实原告虞新华与案外人欧墅公司的纠纷影响到涉案合作协议书的履行，因此，两被告的抗辩不能成立，本院不予采纳。

综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十七条、第一百零七条规定，判决如下：名称为“柔性密封缝的外保温水泥装饰面板及其安装找平方法”(专利申请号：XXXXXXXXXXXX.5)、名称为“设凹边暗键式接缝的外保温水泥装饰面板及其安装找平方法”(专利申请号：XXXXXXXXXXXX.2)、名称为“竖缝为刚性密封缝的外保温水泥装饰面板及其组装方法”(专利申请号：XXXXXXXXXXXX.5)、名称为“竖缝为柔性密封缝的外保温水泥装饰面板及其组装方法”(专利申请号：XXXXXXXXXXXX.4)、名称为“两侧端预埋冲孔金属板条的外保温水泥装饰面板及其组装方法”(专利申请号：XXXXXXXXXXXX.5)、名称为“竖缝采用暗槽式柔性密封缝的外保温水泥装饰面板”(专利申请号：XXXXXXXXXXXX.2)、名称为“设凹边且竖缝为暗槽式柔性密封缝的外保温水泥装饰面板”(专利申请号：XXXXXXXXXXXX.7)等7项专利的专利申请权归原告虞新华所有，被告上海丽祥节能科技股份有限公司于1个月内配合原告虞新华办理上述专利申请权转移手续。

案件受理费每件800元，7件案件合计5,600元，由被告上海丽祥节能科技股份有限公司、被告陆杰共同负担。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。

审　判　长　　商建刚人民陪审员　　汤洪波人民陪审员　　黄田花二〇一八年六月二十七日书　记　员　　秦天宁附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。

当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。

依法成立的合同，受法律保护。

第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；

已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。

第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。