天津市高级人民法院民 事 裁 定 书（2020）津民终1178号上诉人（原审被告）：维度防爆工具（天津）集团有限公司，住所地天津市南开区南泥湾路与延安路交口北方城**17-603。

法定代表人：吕正刚，总经理。

委托诉讼代理人：张荣辉，北京海润天睿（天津）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李云鹏，北京海润天睿（天津）律师事务所律师。

上诉人（原审原告）：董子亮，男，1956年1月19日出生，汉族，住上海市嘉定区。

委托诉讼代理人：苑新民，北京维正专利代理有限公司专利代理师。

上诉人维度防爆工具（天津）集团有限公司（以下简称维度公司）因与上诉人董子亮侵害外观设计专利权纠纷一案，不服天津市第三中级人民法院（2019）津03知民初944号民事判决，向本院提起上诉。

本院依法组成合议庭对本案进行了审理。

本案现已审理终结。

维度公司上诉请求：1.撤销一审判决第一、二项，驳回董子亮全部诉讼请求或发回重审；

2.一、二审诉讼费用由董子亮承担。

事实和理由：一、一审法院在进行案涉产品种类相同或者相近似判断时完全根据一般民众主观感受中关于“扳手的用途”进行判断，并未根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条的相关规定，参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品功能和销售、实际使用的情况等因素进行综合考虑。

一审法院未综合考虑上述因素即做出相似认定的做法违反法律规定，属于适用法律错误。

被诉侵权设计与董子亮授权设计不属于相同或近似种类的产品，不能进行对比。

二、一审法院在判定外观设计整体视觉影响效果时候并未考虑产品正常使用的情况，而是采用的旁观者的观察视角做出的认定。

并且，所做出的结论直接依赖于董子亮外观设计专利证书简要说明中的设计要点而得出的。

上述认定违反法律规定，属于适用法律错误。

三、一审法院将两侧指印设计作为董子亮授权设计与被诉侵权设计中相同的设计特征属于认定错误。

董子亮专利授权设计不但属于现有设计，更是由技术功能决定的设计特征。

四、一审法院认定的手柄波浪形曲线作为董子亮授权设计与被诉侵权设计产品相同的设计特征，并将该设计作为对整体视觉效果具有显著影响的设计属于认定错误。

五、一审法院认定的“手柄上端部位环绕形凸起”作为董子亮授权设计与被诉侵权设计产品相同的设计特征属于认定错误。

董子亮专利授权设计不但属于现有设计，更是由技术功能决定的设计特征。

六、一审法院对于董子亮合理开支的证据认证错误，该组证据与待证事实不具备关联性。

董子亮上诉请求：1.撤销一审民事判决，改判维度公司赔偿董子亮一审索赔数额或发回重审；

2.一、二审诉讼费用由维度公司承担。

事实和理由：一、一审判决判罚过轻，除去合理费用的实际经济赔偿数额才1万元多一点，不足以震慑侵权者、维护权利人合法权益。

董子亮向一审法院起诉请求：1.判令维度公司立即停止生产、销售、许诺销售侵害董子亮涉案外观设计专利权的产品，立即销毁所有的涉案产品、生产模具及其许诺销售用在产品宣传图册、网络、媒体上的各种文字、图片及影视作品。

2.判令维度公司赔偿董子亮经济损失及董子亮因制止侵权所支付的合理费用计50万元人民币。

3.判令维度公司承担本案的诉讼费。

一审法院认定事实：2011年12月2日，董子亮申请一种名称为“活动扳手（2011）”的外观设计专利。

2012年9月12日，国家知识产权局授予其外观设计专利权，专利号为ＺＬ20113045××××.1。

该外观设计专利证书简要说明载明：本外观设计产品以曲线和指印为主要设计元素。

2019年7月5日，国家知识产权局出具外观设计专利权评价报告，初步结论：未发现本专利存在其他不符合专利法有关外观设计授权条件的缺陷。

2019年6月3日，董子亮委托代理人苏龙到广东省深圳市南山公证处申请保全证据公证。

在公证处公证员与公证人员的监督下，苏龙操作公证处电脑上网，进行了证据保全。

广东省深圳市南山公证处出具的（2019）深南证字第14805号公证书载明主要进行如下操作：一、使用Ｗｉｎｄｏｗｓ操作系统。

二、在360安全浏览器上删除浏览的历史记录。

三、在360安全浏览器上输入并链接进入目标网址×××.ｃｏｍ，浏览相关网页页面，并对其指定的相关网页页面分别进行截屏。

四、输入密码，登录187××××****的账号，点击“我的维度”，查看“我的订单”，查看订单号为“2019052715535784758110”的“订单详情”，依次点击并查看“铍青铜绝缘注塑Ｔ型扳手”、“铍青铜绝缘注塑单头呆扳手”及“铝青铜绝缘注塑活扳手”并链接进入，浏览相关网页页面，并对其指定的相关网页页面分别进行截屏。

五、苏龙将其全部截屏页面，依次粘贴在其操作电脑过程新建的“新建ＤＯＣ文档”中。

六、苏龙的电脑操作过程于2019年6月3日17时19份结束。

操作过程由软件“屏幕录像专家”进行全程屏幕录像并命名为“录像1”，操作过程结束后，“录像1”与上述“新建ＤＯＣ文档”一同被保存在苏龙操作过程新建的“20160603维正”文件夹中。

公证书截屏维度商城首页网页显示，“欢迎来到维度商城”；

订单页显示，2019年5月27日15:53:57，在线支付1740.29元，商品清单“铍青铜绝缘注塑Ｔ型扳手，面价852.72，会员价682.18；

”“铍青铜绝缘注塑单头呆扳手，面价534.38，会员价427.50；

”“铝青铜绝缘注塑活扳手，面价788.26，会员价630.61”。

订单追踪显示“2019／5／309:17:32管理员发货”。

收货信息“收货人苏龙收货地址一本大厦Ｄ座一楼”，货运单号“04638381××××”。

当日，应董子亮委托代理人申请，广东省深圳市南山公证处公证员及该公证处公证人员随苏龙来到深圳市南山区××大厦××座××楼，签收了物流单号为04638381××××的邮包并当场从送货人员手中取得了上述邮包。

公证员当场对苏龙的签收行为及上述邮包的外观进行了拍照。

苏龙签收后将邮包当场交给公证员，公证员将所取邮包带回公证处。

回到公证处，公证员将邮包拍照后拆开，取出物品后进行拍照，尔后将物品重新封存，再进行拍照。

拍照结束后，上述被封存物品由苏龙取走保管。

从拆开邮包后拍照的照片看，物品包装上有维度公司的商标标识。

董子亮提交了维度公司的宣传手册，宣传手册上载有维度公司的商标“维度”、涉案产品的图片、规格等信息。

董子亮还提交了维度公司的展会图片，展会图片显示有被诉侵权产品。

维度公司认可制造被诉侵权产品。

2019年9月，维度公司将企业名称“天津维度防爆工具有限公司”变更为“维度防爆工具（天津）集团有限公司”。

经营范围：防爆工具、金属工具、手工具、五金、交电、机械设备（小轿车除外）、仪器仪表、日用杂品、化工（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）批发兼零售；

五金工具技术开发；

货物及技术的进出口业务；

以下限分支机构经营：手动工具制造。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一审庭审中，将涉案公证产品当庭拆封，并与董子亮主张的授权设计进行比对。

授权设计的设计特征包括：1.扳手手柄部两种颜色交界处有两条波浪形曲线；

2.手柄部上端部位有环绕形凸起；

3.手柄部两侧有指印形状；

4.扳手金属部位有矩形口，右侧有略突出的圆柱体。

被诉侵权设计的设计特征包括：1.扳手手柄部有两条波浪形图案；

2.手柄部上端部位有环绕形凸起；

3.手柄部两侧有指印形状；

4.扳手金属部位矩形口处有螺旋形状的螺栓；

5.扳手金属部位有凹槽。

授权设计与被诉侵权设计相同设计特征包括：.1扳手手柄部有两条波浪形图案；

2.手柄部上端部位有环绕形凸起；

3.手柄部两侧方有指印形状；

4金属部位有矩形口。

两者不同点有：1.授权设计的金属右侧有略突出的圆柱体，被诉侵权设计没有；

2.授权设计金属部位的矩形口处无螺栓，被诉侵权设计有螺旋形状的螺栓；

3.从俯视图角度观察，授权设计金属部位没有凹槽，被诉侵权设计金属部位有凹槽。

董子亮购买被诉侵权产品支付购买费用630.61元，支付含本案在内四案的公证费1690元。

董子亮提交了本案诉讼代理费5万元的合同及发票。

维度公司认为董子亮的诉讼代理费过高。

以上事实有专利证书、年费收据、专利独占实施许可合同、专利权评价报告、公证书、公证费发票、代理费发票等证据及庭审笔录在案佐证。

一审法院认为：本案争议焦点为：1.被诉侵权产品的设计方案是否落入了涉案外观设计专利权的保护范围；

2.维度公司是否实施了董子亮主张的制造、许诺销售和销售涉案侵权产品的侵权行为；

3.董子亮主张的赔偿数额和合理开支是否适当。

关于第一个争议焦点问题，被诉侵权产品的设计方案是否落入了涉案外观设计专利权的保护范围。

本案中，维度公司虽认为被诉侵权产品为防爆绝缘产品，具有防爆绝缘功能，与普通扳手不同。

但涉案侵权产品与董子亮专利产品均为扳手，使用原理和方式基本相同，因其制作材质的原因，功能和用途与普通扳手相比，除一般应用场景外，还可以用于防爆绝缘场景。

当产品具有多种用途，部分用途相同，而其他用途不同，应当认定二者属于相近种类产品，可以进行比对。

依照《中华人民共和国专利法》第二条第四款规定：“外观设计，是对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计”，维度公司抗辩授权设计并非是适用工业应用的新设计，但是并未提供证据证明授权设计不适用于工业应用，因此一审法院对维度公司该抗辩不予支持。

《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”，外观设计专利保护的设计特征为形状、图案、色彩及其结合。

依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条：“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断”，“下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；

（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。

被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；

在整体视觉效果上无实质性差异的应当认定两者近似”。

结合本案，被诉侵权设计与授权设计相同的设计特征即，手柄上波浪形曲线、两侧指印以及环绕形凸起，是消费者在产品正常使用时非常容易观察到的特征，对一般消费者整体视觉效果具有显著影响。

而区别设计特征，即螺栓、凹槽，属于扳手的惯常设计；

左侧略突出的圆柱体属于细微差异而非实质性差异，上述区别设计特征不会对整体视觉效果产生影响。

故两者属于相似的外观设计，被诉侵权产品落入董子亮授权设计的保护范围。

关于第二个争议焦点问题，维度公司是否实施了董子亮主张的制造、许诺销售和销售涉案侵权产品的侵权行为。

根据购买被诉侵权产品的公证书，可认定维度公司销售了被诉侵权产品；

根据相关网页及展会产品宣传手册，可认定维度公司实施了许诺销售的行为；

维度公司亦认可其实施了制造被诉侵权产品的的行为。

因此，维度公司应当就上述侵权行为承担停止制造、销售和许诺销售的侵权行为以及赔偿损失等相应的侵权责任。

至于董子亮请求销毁维度公司库存产品及生产模具的问题，因董子亮未举证证明维度公司有被诉侵权产品库存及生产模具，且判决维度公司立即停止制造、销售和许诺销售被诉侵权产品的行为也有实现停止侵权的法律效果，故对董子亮该请求，不予支持。

关于第三个争议焦点，董子亮主张的赔偿数额和合理开支问题。

依照《中华人民共和国专利法》第六十五条：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万以下的赔偿”。

由于董子亮未能提供证据证明维度公司因侵权行为所获得的利益，也未证明其因侵权行为受到的损失。

一审法院考虑涉案专利权的类别、被诉侵权产品用途、侵权行为的性质和情节以及董子亮维权的合理支出等因素酌情确定维度公司赔偿董子亮经济损失数额为64000元。

一审法院依据《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第三条、第十五条第一款第（一）、（六）项、第二款，《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十条、第六十五条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第七十五条之规定判决：“一、本判决生效之日起，被告维度防爆工具（天津）集团有限公司立即停止制造、销售、许诺销售侵犯原告ZL201130457064.1号外观设计专利权产品的行为；

二、本判决生效之日起十日内，被告维度防爆工具（天津）集团有限公司赔偿原告经济损失及为维权支出的合理费用共计64000元；

三、驳回原告董子亮的其他诉讼请求。

案件受理费8800元，由原告董子亮负担3837元，由被告维度防爆工具（天津）集团有限公司负担4963元。

”本案二审审理期间，因涉案专利权被国家知识产权局专利局复审和无效审查部宣告全部无效，导致董子亮据以起诉的权利基础自始不存在。

依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十条规定，裁定如下：一、撤销天津市第三中级人民法院（2019）津03知民初944号民事判决；

二、驳回董子亮的起诉。

一审案件受理费人民币8800元，退还董子亮；

退还上诉人维度防爆工具（天津）集团有限公司预交的二审案件受理费人民币1400元，退还上诉人董子亮预交的二审案件受理费人民币8800元。

本裁定为终审裁定。

审判长　　黄砚丽审判员　　王　倩审判员　　董声洋二〇二〇年十一月十八日法官助理张昌裕书记员顾丹丹附本案适用法律条文：《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。

专利权人另行起诉的，诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十条人民法院依照第二审程序审理案件，认为依法不应由人民法院受理的，可以由第二审人民法院直接裁定撤销原裁判，驳回起诉。