山东省高级人民法院民 事 裁 定 书（2019）鲁民终722号上诉人（原审被告）：梁山立华机电设备有限公司，住所地山东省济宁市梁山县梁山街道办姜庄钢材市场88-1号。

法定代表人：王理华，总经理。

委托诉讼代理人：侯圣和，北京市汉鼎联合（济南）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李振，北京市汉鼎联合（济南）律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：山东水泊焊割设备制造有限公司，住所地山东省梁山县拳铺镇工业园区。

法定代表人：刘帅，总经理。

委托诉讼代理人：李建成，山东睿扬律师事务所律师。

委托诉讼代理人：张立状，山东睿扬律师事务所实习律师。

原审被告：山东芃澄起重设备贸易有限公司，住所地山东省滨州市邹平县韩店镇开河村221号。

法定代表人：马传兵，总经理。

委托诉讼代理人：周春艳，山东兴震律师事务所律师。

上诉人梁山立华机电设备有限公司（以下简称立华公司）因与被上诉人山东水泊焊割设备制造有限公司（以下简称水泊公司）、原审被告山东芃澄起重设备贸易有限公司（以下简称芃澄公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服山东省济南市中级人民法院（2018）鲁01民初1487号民事判决，向本院提起上诉。

本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。

本案现已审理终结。

立华公司上诉请求：撤销一审判决，驳回水泊公司的诉讼请求，本案一、二审案件受理费由水泊公司负担。

事实与理由：1.水泊公司主张的立华公司实施的制造、销售行为发生在2017年，而水泊公司取得涉案专利权的时间是2018年5月14日，因此，水泊公司并非立华公司实施被控侵权行为时的专利权人，对被控侵权行为无权提起诉讼。

2.立华公司制造、销售被控侵权设备是在现有技术方案基础上改进的，不构成侵权。

3.水泊公司的涉案专利权不具有稳定性，立华公司已经申请宣告涉案专利权无效。

水泊公司答辩称，1.立华公司的侵权行为是持续行为，水泊公司有权提起诉讼，且水泊公司与专利权人达成了补充协议，明确了本案专利侵权诉讼权利由水泊公司行使。

2.涉案专利权合法有效，稳定性高，立华公司的被控侵权产品技术特征包含涉案专利权利要求1的全部技术特征，构成侵权。

3.立华公司的现有技术抗辩不能成立，应承担侵权责任。

4.针对涉案无效宣告请求，国家知识产权局专利复审委员会（以下简称复审委）已经做出决定，维持涉案专利权有效。

芃澄公司发表意见称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求维持一审判决。

水泊公司向一审法院提出诉讼，请求判令立华公司与芃澄公司：1.立即停止生产、许诺销售或销售、使用侵害水泊公司专利权的行为；

2.赔偿立华公司经济损失35万元及为维权所支出律师费28000元，公证费6000元，共计384000元；

3.承担本案诉讼费用。

一审法院认定如下事实：1.2013年10月16日，刘宪福向国家知识产权局提出名称为“栏板自动焊接装置”的实用新型专利申请，于2014年3月26日获得授权公告，专利号为ＺＬ20132063××××.7。

2018年5月14日，专利权人变更为水泊公司。

专利权人按期缴纳年费，该专利处于有效的法律状态。

水泊公司在本案中以涉案专利权利要求1主张保护范围。

权利要求书中记载的内容为：1.“栏板自动焊接装置”，其特征在于：包括横梁（32），横梁（32）上安装能沿横梁（32）横向移动的横移平台（38），横移平台（38）上安装纵向移动装置，纵向移动装置上安装竖向移动装置，竖向移动装置上设有焊枪机构固定座（8），焊枪机构固定座（8）上安装水平摆动机构，水平摆动机构上安装焊枪（1），横移平台（38）上还分别安装送丝机（10）和激光测距传感器支架（30），激光测距传感器支架（30）上安装激光测距传感器（36），激光测距传感器（36）用于测量焊枪（1）与栏板之间的距离，激光测距传感器（36）与控制箱（31）连接。

2.2018年6月19日，水泊公司的委托代理人与山东省梁山县公证处公证人员来到山东省新泰市羊流镇和圣路与平安路十字路口以东“山东博宇锅炉有限公司”南邻公司车间，对车间内存放的外部标识为“瓦楞板自动焊接设备、立华机电184××××2222”设备的外观进行录像和拍摄。

公证人员对上述过程进行了公证，于2018年6月20日作出（2018）鲁梁山证民字第459号公证书。

芃澄公司主张涉案产品系自立华公司购买，并提交了双方签订的工矿产品定作合同及发票。

立华公司对该产品系其生产并销售给芃澄公司的事实没有异议。

一审庭审中，将涉案被控侵权产品与水泊公司实用新型专利的权利要求1进行比对，水泊公司认为被诉侵权技术方案包含与权利要求1记载的全部技术特征相同。

立华公司认为存在四点不同：1.被诉侵权技术方案没有涉案专利中的焊枪机构固定座，相应特征为支撑板。

2.被诉侵权技术方案是圆弧摆动机构，与涉案专利的水平摆动机构不同。

3.被诉侵权技术方案送丝机与焊机一体，与涉案专利的送丝机不同。

4.被诉侵权技术方案采用双激光扫描装置。

水泊公司为本案支出律师费28000元，公证费6000元。

水泊公司成立于2004年5月13日，经营范围包括制造、销售、维修：焊接、切割、机械设备等，系其他有限责任公司，注册资本29259200元。

立华公司成立于2010年12月17日，系有限责任公司（自然人独资），注册资本300万元，经营范围包括机电设备、机电配件、模具、刀片、挂车配件、收割机配件、农机配件的销售。

一审法院认为，涉案名称为“栏板自动焊接装置”（专利号为ＺＬ20132063××××.7）的实用新型专利合法有效，法律状态稳定，水泊公司作为专利权人，其合法权益依法应予保护。

依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款规定，实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第七条的规定，人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围。

本案中，立华公司称被诉侵权技术与涉案专利技术相比，存在上述四点不同。

一审法院认为，被诉侵权技术方案中的支撑板与涉案专利技术中的焊枪机构固定座、被诉侵权技术方案中的圆弧摆动机构与涉案专利技术水平摆动机构均没有实质性不同，只是名称的不同，属于相同的技术特征。

被诉侵权技术方案中送丝机与焊机一体机、双激光扫描装置，包含了涉案专利中送丝机、激光测距传感器的全部手段、功能和效果，亦属于相同的技术特征。

综上，被控侵权产品包含涉案专利权利要求1记载的全部技术特征，落入涉案专利权的保护范围。

《中华人民共和国专利法》第十一条第一款规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

本案中，芃澄公司销售涉案产品的行为侵犯了水泊公司的专利权，应承担停止侵权的法律责任。

因芃澄公司提交了工矿产品定作合同及发票，立华公司对该产品系其生产并销售给芃澄公司的事实亦没有异议，芃澄公司不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且能证明涉案产品的合法来源，其依法不承担赔偿责任。

立华公司未经水泊公司许可，为生产经营目的制造、销售侵犯水泊公司涉案专利权的产品，应承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。

关于赔偿经济损失及合理费用的数额，因水泊公司未能提供证据证明其因侵权受到实际损失或者立华公司因侵权所获得利益的具体数额，一审法院综合考虑涉案专利权的类型、侵权行为性质与情节、立华公司经营规模、水泊公司为本次诉讼支出的合理费用等因素，对立华公司应承担的赔偿数额予以酌定。

综上，一审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条、第七十条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释［2009］21号）第七条规定，判决：一、芃澄公司立即停止销售侵犯水泊公司“栏板自动焊接装置”（专利号为ＺＬ20132063××××.7）实用新型专利权的产品的行为；

二、立华公司立即停止制造、销售侵犯水泊公司“栏板自动焊接装置”（专利号为ＺＬ20132063××××.7）的实用新型专利权的产品的行为；

三、立华公司于判决生效之日起十日内赔偿水泊公司经济损失及合理费用共计25万元；

四、驳回水泊公司的其他诉讼请求。

如果未按照判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费7060元，由水泊公司负担1060元，立华公司负担6000元。

本院二审查明：针对涉案专利，国家知识产权局于2019年2月15日作出《实用新型专利权评价报告》，认为涉案专利与对比文件1（CN103273233A）的区别技术特征在于：（1）焊接对象为栏板，焊枪机构固定座上安装水平摆动机构，水平摆动机构上安装焊枪；

（2）横移平台上还分别安装送丝机和激光测距传感器支架，激光测距传感器支架上安装激光测距传感器，激光测距传感器用于测量焊枪与栏板之间的距离，激光测距传感器与控制箱连接。

但认为在对比文件1的基础上结合对比文件2（CN202291770U）以及本领域公知常识得出权利要求1保护的技术方案是显而易见的，因此得出结论为：权利要求1-6不符合授予专利权条件。

2019年6月20日，国家知识产权局对上述评价报告作出更正，认为涉案专利权利要求1与对比文件1（CN103273233A）的区别是：该自动焊接装置用来焊接栏板，焊枪机构固定座上安装水平摆动机构，水平摆动机构上安装焊枪；

横移平台上还分别安装送丝机和激光测距传感器支架，激光测距传感器支架上安装激光测距传感器，激光测距传感器用于测量焊枪与栏板之间的距离，激光测距传感器与控制箱连接。

但认为，“横移平台上还分别安装送丝机和激光测距传感器支架，激光测距传感器支架上安装激光测距传感器，激光测距传感器用于测量焊枪与栏板之间的距离，激光测距传感器与控制箱连接”的技术特征并未被对比文件1公开，对比文件2（CN202291770U）也仅公开了其中的激光测距传感器，对比文件2并未给出技术启示，因此，权利要求1相对于对比文件1、2的结合具有创造性，故得出结论为：全部权利要求1-8未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

案外人梁山劲强数控设备有限公司针对涉案专利提起无效宣告请求，并提供了本案中立华公司作为现有技术抗辩证据的“基于激光测距的焊接轨迹检测与控制”硕士学位论文以及该论文作者作为发明人的“基于激光测距的集装箱波纹板焊接轨迹检测与控制系统”的发明专利申请公布文本一份。

硕士论文研究了基于激光测距传感器的集装箱波纹板自动焊接技术和平板对接焊缝的自动焊接技术，研究基于激光测距技术和三自由度机器人机构的集装箱波纹板焊接轨迹检测与控制系统，从根本上解决波纹板自动焊接中的轨迹检测控制难题。

波纹板自动焊接系统结构包括水平行走运动机构、焊枪升降运动机构、焊枪摆动驱动机构。

……“基于激光测距的集装箱波纹板焊接轨迹检测与控制系统”发明专利具体公开了：焊枪空间位置及姿态调整机构包括横向移动机构、升降调节机构、摆动机构和传感器固定装置，横向移动机构一端固定于机架上，升降调节机构上部滑动设置于横向移动机构上，升降调节机构通过向心架分别与摆动机构和传感器固定装置连接，传感器固定装置上设有激光位移传感器。

……2019年9月4日，专利复审委作出第41421号无效宣告请求审查决定书，维持涉案专利权有效。

理由是：上述“基于激光测距的集装箱波纹板焊接轨迹检测和控制系统”发明专利申请公布文本并未公开本专利的竖向移动机构，相关论文同样未公开上述区别技术特征。

2019年10月8日，立华公司对该无效宣告决定书向北京知识产权法院提起行政诉讼，北京知识产权法院已立案受理。

上述事实，有当事人二审提供的《实用新型专利权评价报告》《实用新型专利权评价报告（更正）》《无效宣告请求审查决定书》以及立案通知书在案佐证。

本院二审查明的其他事实与一审法院一致。

本院认为，根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条的规定，对实用新型专利提起侵犯专利权诉讼，原告可以出具由国务院专利行政部门作出的专利权评价报告。

根据案件审理需要，人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。

原告无正当理由不提交的，人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。

之所以如此规定，是因为在我国现行的专利审查制度中，实用新型专利不经过实质审查，而专利权评价报告可以为法院考量实用新型专利权的效力稳定性提供参考。

但本案中，立华公司与水泊公司先后提供了两份专利权评价报告，一份认定涉案专利权利要求1-6不符合授予专利权条件，另一份认定涉案专利全部权利要求1-8未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

虽然水泊公司提供了专利复审委维持涉案专利有效的决定书，但立华公司已对该决定书提起行政诉讼并已经立案，专利复审委的决定书尚未生效。

综合考虑上述事实，本院认为，涉案实用新型专利权现并非处于稳定状态，此种情形下，根据《中华人民共和国专利法》第四十七条“宣告无效的专利权视为自始即不存在。

宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。

但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿”的规定，如果嗣后涉案专利权被宣告无效，法院此前作出裁决并执行可能会损害立华公司的相关权益。

故为维护双方当事人的合法权益，从公平角度出发，本院参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条的规定，裁定驳回水泊公司的起诉，如果涉案无效宣告请求审查决定书被生效行政判决维持有效的，水泊公司可以另行提起诉讼。

综上所述，因本案二审中出现新的证据，导致一审法院据以作出判决的事实发生变化，故本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、撤销山东省济南市中级人民法院（2018）鲁01民初1487号民事判决；

二、驳回山东水泊焊割设备制造有限公司的起诉。

一审案件受理费7060元，退回山东水泊焊割设备制造有限公司；

梁山立华机电设备有限公司预缴的二审案件受理费7060元予以退回。

本裁定为终审裁定。